——第5872460號圖形商標無效宣告案評析

顯著性是商標的本質特征。2001年《商標法》第十一條第一款規定：“下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；（三）缺乏顯著特征的。”同時，該條第二款又規定：“前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。”

一般來講，屬于《商標法》第十一條第一款規定之情形的，屬于標志缺乏“固有顯著性”，原則上不得注冊，但若此類標志經過長期使用能夠起到區分商品或服務來源的作用，即構成了《商標法》第十一條第二款所指情形，則可以認定其具有了“獲得顯著性”，能夠作為商標注冊。本文結合第5872460號圖形商標無效宣告案，依《商標法》第十一條第一款第（一）項、第（三）項及第十一條第二款之規定，對商標“固有顯著性”與“獲得顯著性”的審理進行闡述。

◎基本案情

申請人：天津市大橋道食品有限公司

被申請人：內蒙古伊利實業集團股份有限公司

爭議商標：第5872460號圖形商標

（一）當事人主張

申請人的主要理由是：申請人是集冷食產品研發、生產、儲運和銷售為一體的大型現代化冷食制造企業。上個世紀，全國各地的食品企業便已經生產銷售以爭議商標圖形為外形的冰棍、雪糕產品，眾多冰淇淋模具廠同時配套生產該圖形的模具。因該圖形形似雪人，無論生產者是哪一家，品牌是哪一種，消費者均約定俗成將這種冰棍、雪糕稱為“雪人”，使該圖形與此種造形的冰棍、雪糕形成唯一指向關系，成為該種商品的通用圖形，為相關公眾熟知。被申請人在使用爭議商標時，爭議商標圖形占據商品包裝裝潢的大部分，包裝內的冰棍也為雪人形狀，被申請人此種使用方式僅起到描述產品形狀的作用，不能明顯區分不同生產者，爭議商標的使用喪失了商標標識的作用。綜上，申請人請求撤銷爭議商標的注冊。

被申請人答辯的主要理由是：被申請人是我國最大的國有牛奶制品生產、研發、銷售企業，在我國具有極高知名度。爭議商標由被申請人獨創，本身具有較強的顯著性，不是指定商品的通用圖形，注冊使用在“冰淇淋”等商品上，具有商標應有的顯著性，未違反《商標法》第十一條第一款第（一）項及第（三）項的規定。爭議商標經過長期、廣泛使用和大量廣告宣傳，已經具有較高知名度，與被申請人及“冰淇淋”等商品形成唯一、特定的聯系，顯著性進一步增強。爭議商標圖形是被申請人獨創并享有著作權的作品，被申請人使用和注冊爭議商標是合理合法的正當行為。爭議商標已注冊和使用很長時間，形成了穩定的市場秩序。綜上，被申請人請求維持爭議商標的注冊。

（二）商評委審理與裁定

商評委經審理查明：1.爭議商標由被申請人于2007年1月29日申請注冊，指定使用在第30類“冰淇淋”等商品上，于2009年11月21日獲準注冊。

2.申請人提交的證據顯示，在1997年，眾多冷飲生產廠家的金娃娃冰淇淋、娃娃頭冰淇淋、娃娃冰淇淋、花臉冰淇淋、高級異形冰淇淋、熊貓王子冰淇淋、雪人冰淇淋、白馬王子雪糕等產品均采用了娃娃臉外形。“雪人”雪糕是眾多消費者童年時鐘愛的雪糕種類之一，雖然時隔多年，“雪人”雪糕仍在消費者尤其是上世紀七八十年代出生的消費者心目中留有深刻印象。被申請人提交的商標創作證明亦稱：“本產品主要針對對復古、懷舊有一定情結的人群，他們懷念上學時的美好時光。”

商評委經審理認為：依據《商標評審規則》第五十七條第三款之規定，對于已經注冊的商標，當事人在2014年5月1日以前向商評委提出爭議和撤銷復審申請，商評委于2014年5月1日以后審理的案件，相關程序問題適用修改后的《商標法》，實體問題適用修改前的《商標法》。根據當事人的理由、事實和請求，本案的焦點問題可歸納為：爭議商標的注冊是否構成《商標法》第十一條第一款第（一）項和第（三）項所指情形。

申請人提交的證據顯示，在爭議商標注冊申請日前，有大量企業生產雪人（或稱“娃娃臉”）形狀的冰淇淋，該種冰淇淋一般由白色的臉蛋、咖啡色的眼睛和嘴巴及咖啡色的帽子或頭發組成。該圖形經大量使用已成為冰淇淋商品的通用圖形，盡管時隔多年，消費者對該圖形仍有廣泛認知。爭議商標與申請人證據中所示之“雪人”雪糕在外形、圖案上近似，其設計上的細微差異不足以使爭議商標與其他“雪人”雪糕相區分。因此，爭議商標使用在“冰淇淋”等商品上，僅為指定商品的通用圖形。被申請人提交的證據可以證明其“小雪生”雪糕在全國范圍內廣泛銷售，且“小雪生”雪糕采用了爭議商標所示的形狀。但如上所述，被申請人在產品銷售、廣告宣傳中實際使用的商標為小雪生，并未將爭議商標圖形作為商標使用。被申請人提交的證據不足以證明爭議商標經使用已取得顯著特征。

綜上，商評委依據《商標法》第十一條第一款第（一）項和第（三）項、現行《商標法》第四十四條第一款、第三款和第四十六條的規定，裁定爭議商標予以無效宣告。

◎重點評析

（一）“固有顯著性”與“獲得顯著性”簡析

屬于《商標法》第十一條第一款規定情形的標志不具有“固有顯著性”，不得作為商標注冊。同時，《商標法》第十一條第二款規定：“前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。”可見，缺乏“固有顯著性”的標志原則上不得作為商標注冊，但如果經過廣泛使用，公眾有可能逐漸淡忘該標志原來的含義，轉而將該標志與其使用的商品或服務的生產者、經營者緊密聯系起來，將其視為具有識別作用的商標。此時，該標志便具有商標的本質特征，可以認定其具有“獲得顯著性”，依據《商標法》第十一條第二款之規定予以注冊。對經過使用取得顯著特征的商標的審查，應考慮相關公眾對該商標的認知情況、申請人實際使用該商標的情況以及該商標經使用取得顯著特征的其他因素。需要指出的是，《商標法》第十一條第二款的設立只是為經過使用取得顯著性的標志提供了注冊的可能，至于能否注冊，還需要綜合考慮該標志獲得注冊商標專用權是否損害競爭對手的合法權益和社會公益。

整體而言，商標顯著特征的判定應當綜合考慮構成商標的標志本身、商標指定使用商品或服務及其相關公眾的認知習慣、所屬行業實際使用情況等因素。

（二）案情評析

在本案中，申請人主張爭議商標為冰棍、雪糕商品的通用圖形，爭議商標不能明顯區分商品和生產者的不同，不具有商標的區別作用。被申請人在答辯中認為爭議商標注冊使用在“冰淇淋”等商品上，具有商標應有的顯著性，未違反《商標法》第十一條第一款第（一）項、第（三）項的規定，同時主張爭議商標經過長期、廣泛使用和大量廣告宣傳，已具有較高知名度，與被申請人及“冰淇淋”等商品形成唯一、特定的聯系，顯著性進一步增強。根據雙方當事人的事實、理由，本案既涉及爭議商標是否具有“固有顯著性”的問題，也涉及“獲得顯著性”的問題。

首先，關于爭議商標是否具有“固有顯著性”。如前所述，爭議商標使用在“冰淇淋”等商品上，僅為指定商品的通用圖形。此外，爭議商標使用在除“冰淇淋”外的“天然或人造冰、凍酸奶（冰凍甜點）、食用冰”等商品上，相關公眾不易將其作為商標加以識別，難以起到區分商品來源的作用，缺乏商標應有的顯著特征。因此，爭議商標不具有“固有顯著性”。

其次，關于爭議商標是否具有“獲得顯著性”。“獲得顯著性”的判定應綜合考慮商標注冊人的使用情況、商標知名度情況、相關公眾的認知情況等因素。對缺乏“固有顯著性”的標志而言，只有通過廣泛使用、具有較高知名度時，相關公眾才會將其作為商標認知識別。被申請人提交的證據可以證明其“小雪生”雪糕在全國范圍內廣泛銷售并采用了爭議商標所示的形狀，但如上所述，被申請人在產品銷售及廣告宣傳中實際使用的商標為小雪生，并未將爭議商標圖形作為商標使用，即被申請人提交的證據不足以證明爭議商標經使用已取得顯著特征。

（三）綜合評述

顯著特征的判定是商標評審實踐中較為常見的禁止商標注冊的絕對事由。根據審查標準，如果申請注冊的商標標志本身就是敘述性標志或作為商標使用在指定商品上不具有表示商品來源的作用，即不具有“固有顯著性”，則原則上應不予注冊，但有些原本缺乏“固有顯著性”的標志，經過商業使用，能夠區別不同生產者或經營者生產的產品或提供的服務的，可以認定其具有了“獲得顯著性”，從而作為商標注冊。需要再次強調的是，對經過使用取得顯著特征的商標的審查應當慎重，要充分考慮個案因素，如該標志的注冊是否會損害競爭對手的合法權益和社會公益等。在駁回復審案件中更應慎重認定，因為此時一般僅能看到商標注冊人對系爭商標的使用證據，對同行業者、競爭對手的商標使用情況并不知情，在此情況下，對通過使用獲得顯著特征的認定應當格外慎重。

中國工商報，尚平，2016-07-12