隨著我國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)量的逐年增長(zhǎng),同日申請(qǐng)的情況越來(lái)越多。我國(guó)《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定:"兩個(gè)或者兩個(gè)以上的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人,在同一種商品或者類似商品上,以相同或者近似的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的,初步審定并公告申請(qǐng)?jiān)谙鹊纳虡?biāo)；同一天申請(qǐng)的,初步審定并公告使用在先的商標(biāo),駁回其他人的申請(qǐng),不予公告。"由此可見(jiàn),我國(guó)實(shí)行申請(qǐng)?jiān)谙鹊纳虡?biāo)保護(hù)原則,同時(shí)以使用在先原則為補(bǔ)充。

根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施條例》第十九條的規(guī)定,同日申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)提供商標(biāo)注冊(cè)前在先使用證據(jù),此乃申請(qǐng)人主動(dòng)出擊、維護(hù)商標(biāo)權(quán)利的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。商標(biāo)的生命在于使用,使用過(guò)程中必然產(chǎn)生大量證據(jù),因此許多申請(qǐng)人認(rèn)為只要對(duì)商標(biāo)進(jìn)行了使用,提供使用證據(jù)并非難事。但在審查實(shí)踐中,很多申請(qǐng)人因提供使用證據(jù)不合格而失去了主張權(quán)利的機(jī)會(huì)。那么遇到同日申請(qǐng)的情況,申請(qǐng)人應(yīng)如何提供使用證據(jù)？本文將結(jié)合審查實(shí)踐中的常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行解答。

筆者將同日申請(qǐng)使用證據(jù)的審查要點(diǎn)總結(jié)為4W+1H,即WHO、WHAT、WHEN、WHERE和HOW。申請(qǐng)人在提供使用證據(jù)時(shí),不妨對(duì)照下列要點(diǎn)進(jìn)行檢查,確保提供的證據(jù)有效。

WHO:證據(jù)中誰(shuí)是商標(biāo)使用的主體？

這個(gè)問(wèn)題看似簡(jiǎn)單:申請(qǐng)人提供的證據(jù)是在自己商業(yè)活動(dòng)中產(chǎn)生的,怎么可能是別人的？但是,實(shí)踐中申請(qǐng)人在這個(gè)問(wèn)題上折戟的例子屢見(jiàn)不鮮。

申請(qǐng)人與證據(jù)使用人應(yīng)為法律意義上的同一人。實(shí)踐中,子公司的使用證據(jù)不能證明母公司對(duì)商標(biāo)的使用,而分公司的使用證據(jù)則可直接視為總公司的使用。這是因?yàn)椤豆痉ā芬?guī)定子公司具有法人資格,與母公司為不同法人,而分公司不具有法人資格,僅為總公司的分支機(jī)構(gòu)。母公司若要獲取證據(jù)的效力,需子公司委托母公司行使商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的權(quán)利。同理,公司的法定代表人以自然人身份申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo),也不能直接視為公司對(duì)商標(biāo)的使用證據(jù)。

另外,申請(qǐng)人若存在改制、變更名稱等情況,需提供工商部門(mén)或其他主管部門(mén)發(fā)放的《準(zhǔn)予變更登記通知書(shū)》或其他文件,證明證據(jù)使用人與申請(qǐng)人為同一人。

WHAT:證據(jù)中商標(biāo)使用在什么商品或服務(wù)項(xiàng)目上？

證據(jù)是否表明商標(biāo)使用在指定的商品或服務(wù)項(xiàng)目上,是申請(qǐng)人容易忽視的另一問(wèn)題。在實(shí)踐中,筆者發(fā)現(xiàn)服務(wù)商標(biāo)提供的使用證據(jù)更容易忽視這一問(wèn)題。

例如,藥店商標(biāo)申請(qǐng)人指定商標(biāo)使用在《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中3509類似群中"藥品零售或批發(fā)服務(wù)"上,提供了帶有申請(qǐng)商標(biāo)的藥品包裝、藥品銷售合同、藥品宣傳廣告等資料,這雖能說(shuō)明申請(qǐng)人對(duì)商標(biāo)進(jìn)行了使用,卻是使用在了第5類"人用藥"等商品上,并非在藥店上的有效使用。帶有申請(qǐng)商標(biāo)的門(mén)店裝潢照片、藥店門(mén)頭制作合同、藥店宣傳廣告、含藥店字號(hào)的合同和發(fā)票等資料才能表明商標(biāo)在指定服務(wù)上的使用。

同理,商標(biāo)在服裝（2501類）上的使用不等同于在服裝制作（4010類）上的使用,在計(jì)算機(jī)程序（0901類）上的使用不等同于在計(jì)算機(jī)編程（4220類）上的使用,在眼鏡（0921類）上的使用不等同于在眼鏡行（4405類）上的使用。如此種種,申請(qǐng)人需注意辨別商品和服務(wù)間的區(qū)別,針對(duì)自己指定的商品或服務(wù)提供證據(jù)。

WHEN:證據(jù)能追溯到商標(biāo)何時(shí)使用？

首先,所有證據(jù)都應(yīng)證明商標(biāo)是在提交注冊(cè)申請(qǐng)之前使用的,否則不能主張?jiān)谙仁褂玫臋?quán)利。其次,在多個(gè)同日申請(qǐng)人均提供有效證據(jù)的情況下,提供的使用證據(jù)則只能以早取勝,這就要求申請(qǐng)人在商標(biāo)使用之初就注意留存相關(guān)證據(jù)。實(shí)踐中,有的申請(qǐng)人聲稱自己使用商標(biāo)的時(shí)間比對(duì)方早,但由于沒(méi)有妥善保管早期證據(jù),致使提供的證據(jù)能追溯到的時(shí)間比對(duì)方晚。在這種情況下,申請(qǐng)人距離取得商標(biāo)注冊(cè)證僅一步之遙,卻又失之交臂,令人遺憾。

WHERE:證據(jù)中商標(biāo)使用地點(diǎn)是否為我國(guó)《商標(biāo)法》效力所及之地？

所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)都具有地域性特征,商標(biāo)權(quán)也不例外。既然商標(biāo)的主要功能在于使消費(fèi)者區(qū)分商品與服務(wù)的來(lái)源,那么商標(biāo)在境外的使用并不能使境內(nèi)消費(fèi)者將其與特定的商品服務(wù)提供者聯(lián)系在一起,不能視為有效使用。因此,申請(qǐng)人尤其是國(guó)外和我國(guó)港澳臺(tái)地區(qū)申請(qǐng)人,在提供商標(biāo)使用證據(jù)時(shí),請(qǐng)注意其使用地點(diǎn)一定要在我國(guó)《商標(biāo)法》效力所及之地,即中國(guó)大陸地區(qū)。

HOW:證據(jù)的證明力如何？

判斷證據(jù)的證明力,主要是考慮其可信度、影響力等因素,需要對(duì)證據(jù)材料進(jìn)行具體分析。在實(shí)踐中常考慮的問(wèn)題有:證據(jù)中的商標(biāo)是否位于明顯位置且用于識(shí)別商品來(lái)源,復(fù)印件是否經(jīng)過(guò)公證,合同是否合法有效,廣告宣傳的覆蓋面和力度如何,參加展會(huì)的影響力怎樣等。

商標(biāo)在使用過(guò)程中離不開(kāi)市場(chǎng)主體對(duì)品牌的宣傳和維護(hù),承載著使用人的商譽(yù),若因提供不了有效在先使用證據(jù)而遭到駁回,就意味著前期的投入得不到有效回報(bào)。因此,在遇到同日申請(qǐng)的情況時(shí),申請(qǐng)人應(yīng)按照要求,積極準(zhǔn)備并及時(shí)提交在先使用證據(jù),捍衛(wèi)自己的商標(biāo)權(quán)。（作者：商標(biāo)局審查八處楊聰玲，中國(guó)工商報(bào)，2015-07-13）